如何进行美国专利诉讼的应诉评估

发布时间:2024-11-11 11:30:15
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前言

2022 年,中国企业在美国涉及知识产权诉讼新立案 986 件,涉及中国企业 9,569 家次,较上年增长 75%,其中 98% 中国企业为被告。2023年,中国企业在美知识产权诉讼新立案共1173起,相较于2022年增长19.0%,持续上涨。当前,中国对外贸易业务快速增长,中小企业对外贸易额比例不断增加。另一方面,我国企业在美知识产权纠纷依然处于高发状态。企业必须主动了解海外知识产权规则,加强海外知识产权保护和布局,积极防范和应对风险和纠纷。

正文

各个国家和地区的专利诉讼制度的特点不同,专利侵权诉讼的成本和价值也可能存在很大差 别。无论作为发起诉讼的一方,还是作为防御的一方,在制定诉讼策略时,需考虑的参数包括但不限于诉讼发生地、损害赔偿的水平、诉讼成本及费用承担方、审理时间、专利权人在无效程序和/或侵权程序中获胜的概率等。近年来,杭州企业在海外的涉诉案件逐渐增多,越来越多的杭州企业主动将知识产权武器运用到企业经营当中。本文结合美国诉讼的特点以期为杭州企业提供参考指引。

企业在进行美国专利应诉评估时,可以从以下几个维度进行考量。

第一、择地诉讼

虽然不同国家或地区的专利诉讼制度不同,即使是同一个国家,在不同的法院,专利诉讼的制度也不完全相同。美国的一审法院数量众多,有超过90个联邦地区法院,在美国涉诉时,需要评估各法院在所属技术领域的专业度,知晓哪些法院在具体的法律问题的裁判倾向更有利等事项。近10年,德克萨斯州东区地区法院的专利诉讼活动比其他任何地区都要活跃,诉讼数量占近10年总量的27%(图 1)。主要是因为过去该法院对原告更为友好,近10年的实体判决中一审原告胜诉的成功率达到57%,因此绝大多数专利权人甚至 NPE 更倾向于在该法院发起侵权诉讼。其次是特拉华州地区法院,诉讼数量占近10年总量的 16%。由于该法院往往将马克曼听证 (Markman Hearing) 和简易判决推迟到取证之后进行。因此在诉讼早期阶段,如果被告担心高昂的诉讼费用并觉得诉讼风险难以预测时,则很容易被原告说服接受和解条件。因此,NPE 也经常选择在特拉华州提起诉讼。而根据近3年的诉讼数量统计,德克萨斯州东区地区法院的热度减退,近3年案件占比仅为近10年总量的16%,而德克萨斯州西区地区法院转而成为最新的热门诉讼地,近3年案件占比达到近10年总量的87%。在美国涉诉时,应该充分考虑不同法院的特点,从而制定最有利的策略。


图 1 美国地区法院专利诉讼案件统计

第二、侵权损害赔偿额

美国的专利诉讼的赔偿金高昂,尤其是在陪审团裁决案件中,赔偿数额更是远高于法官判决案件。2012 至 2022 年之间全球专利侵权诉讼案件法院裁决赔偿金额最高的前 15 个案件中,损害赔偿金额均超过了 2 亿美元(图 2),且一审均在美国联邦地区法院进行。其中在 2018 年,美国科技巨头思科公司被弗吉尼亚州东区地区法院裁定侵犯了 2009 年成立的 Centripetal Networks 公司的 5 件专利,需向对方支付高达 26.5 亿美元的天价赔偿。尽管这一判决之后在 2022 年 6 月被撤销,由联邦巡回法院发回至弗吉尼亚州东区地区法院另一法官重审,但这仍然是赔偿数额最高的初始判决。


图 2 2012至2022年全球专利诉讼案件赔偿金额Top 15

第三、评估潜在诉讼对象的策略和抗辩能力

另一方面,美国诉讼的一审周期可长达数年,其中对诉状的初步回复以及初步的取证、证人面谈、提前和解或许可讨论等程序就可能需要耗时4到8个月。而在侵权诉讼程序之外,各管辖区又存在与侵权程序在不同法庭内并行,或在同一法庭内审理的无效程序,在对诉讼项目进行管理和制定诉讼策略时也应将其考虑在内,总的来说,在美国侵权涉诉的成本中位数高达 100 万至 600 万美金。根据(Elmer 和 Gramenopoulos 2019),最终进入审判的案件不超过全部案件的 5%,其余案件被放弃或和解。因此,对于潜在诉讼对象的诉讼策略和抗辩能力的提前评估至关重要。例如该公司是否倾向于快速和解,是否惯于通过专利挑战进行抗辩,诉讼的胜败比如何,通常选择哪些律所合作等。

结语

中国企业在美国面临的知识产权纠纷主要包括商标、专利和商业秘密纠纷,此外版权纠纷也是中国企业出海可能面临的一项知识产权风险。在国际市场上,三类产品最有可能成为外国企业打击的对象:一是企业的产品追随国际主流技术;二是产品占据了较高的市场份额;三是企业生产的产品缺乏核心专利。中国企业在拓展海外市场时,如果出现了知识产权纠纷,也不要惧怕与退缩,而应拿起法律武器、维护自身权益,收购或建立合作关系、合法获取资源,勇敢应对知识产权风险。



来源:杭州高新区(滨江)海外知识产权公益服务站